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专利自由实施分析(FTO)的操作过程

发表于2020年4月27日;阅读 7 次

 

 

 

专利自由实施分析(FTO)的操作过程

FTOfree to operate,专利自由实施分析)在美国是用来证明自己不是故意侵权的,因为美国的专利故意侵权可以三倍赔偿。我这里讲的FTO跟美国人无关,中国的FTO报告与故意侵权完全没关系。

我这里讲的FTO,实际上是专利风险排查,是帮客户找到有侵权风险的专利的意思,是一个企业用来验证自己会不会侵权,先让自己心里有底而已,不是给法院证明什么。FTO报告的最终结果,就是精确地找到几篇有侵权风险的专利,发给老板看。

至于老板问,我们怎样才能不侵权呢?嘿嘿,那是下一个收费项目。我这篇文章写的FTO,只负责找到有风险的专利。至于如何排除风险,那是规避设计的事情,要另外收钱。规避设计详见《实际操作专利规避的几个必要步骤》点击进入

一、哪些情况需要FTO

我做FTO遇到过这样的案例。

1)客户从这个行业转向另一个行业,进入新的技术领域,需要FTO

2)客户从国内转向欧洲,进入新的国家的市场,需要FTO

3)客户从供应商买了一套设备,很贵,打算拆解之后自己做,自己用,需要FTO

4)客户发现有个同行抄袭,打算起诉这个同行,但这个同行也有很多专利,需要FTO

二、FTO需要的能力条件?

就是验证一个产品,是否侵犯了一个专利权,拿这个产品与专利的权利要求进行比对,依靠一堆原则:全面覆盖原则、等同替换原则、功能限定、现有技术和先用权抗辩,以及这个专利是否稳定,新颖性、创造性怎么样,公开充分不,权利要求是否清楚、简要。

一个专利侵权诉讼一审可能要持续一年才能判决,最快也得半年吧,原被告律师以及当事人,加上一个审判员两个参审员一个助理一个书记员一个技术调查官,可能要十个人了。一个专利就要十个人搞一年,100件专利,就这么搞100遍。那就要折腾死人了,做得过来吗?做不过来啊。

所以,FTO分析是肯定要简化流程,简化操作。

既然FTO就是侵权分析,最主要的两个分析就是权利稳定性分析和是否侵权的分析,权利稳定性分析也要取消掉,只留下是否侵权的分析。比如,一个实用新型专利明显是权利要求1的保护范围写的特别大,明显连新颖性没有。但是,只要它没有被无效,你只能认为这件专利是有效的,需要进行侵权分析。

(一)专利侵权诉讼实务经验是基本要求

由此,进行FTO分析的人,当然应当具有专利侵权诉讼的实务经验,单纯的一个撰写专利的专利代理人去做FTO分析,或者单纯的专利检索分析人员,或者国家专利信息领军人才、师资人才这种(国知局评的),这种称号的人,如果没有实际代理过专利侵权诉讼案件,你自己觉得能不能行?

或者,仅仅代理过商标、著作权侵权案件,仅仅代理过外观设计专利侵权案件,没代理过发明和实用新型侵权案件的律师,能不能行?你自己觉得能不能行?

或者,一个法学教授、博士硕士,法学知识丰富,论文成堆,你觉得能不能行?

甚至,我觉得如果一个专利律师,没有经历过几个莫名其妙赢了,莫名其妙输了的案件,可能都比较难深刻理解专利的不确定性。我一直觉得,输了的官司,对我更有启发性,因为我不得不复盘,反思,虽然我很讨厌输。

(二)专利检索能力

我所说的FTO,是找到让客户有侵权风险的专利的意思,由于在“找”的过程中,要把不侵权的那些相关专利都分析一遍为什么不侵权,为什么可以自由实施,所以才可以称之为FTO,自由实施分析。

由此,根据技术关键词,先检索到专利,这还是需要一点专利检索能力的。但这个能力相比于侵权判断实务经验来说,重要性差一点。上述四个类型的案例,第(3)和(4)两种,基本不需要什么检索能力。第(3)种,客户从供应商买到的设备,直接去检索供应商现有的专利就行了,以供应商的名称或者老板名字检索即可,或者顶多检索一下供应商的相关公司。第(4)种,客户已经发现同行的专利,也是以同行的公司名称或者老板名字检索专利就可以了。为了稳妥起见,当然也要适当扩展检索,以技术关键词也要重新检索一遍。

第(1)种和第(2)种的检索,确实需要比较精深的专利检索知识和能力,至少你得知道,同义词替换,IPC分类号做啥用,EP专利与GBWOCNUS专利的区别和关联,授权与未授权的区别,未授权与授权后不交年费的区别,当前是否有效怎么查。

中国和美国专利不说了,都是大一统的国家,方便得很。讨厌的是欧洲,欧专局专利EP授权了,不一定在英国GB有效,有可能就没进入英国,进入了德国。也有可能有IT意大利专利,只在意大利有效,但没有欧专局EP同族,其他欧洲国家都没有权利。德温特数据库倒是不错,太贵,作为中国的专利代理机构,傻子才用德温特,我们用incopat,或者直接EPO网站。我怀疑这一段我写的不对,因为让我一个中国专利律师去分析欧洲专利是否侵权,本来就不靠谱。但是,让欧洲专利律师去分析FTO,收百倍的价格,肯定没有百倍的质量,客户也不愿意。至少,我先筛选一遍之后,再找欧洲专利律师沟通,也会节省很多费用,减少很多浪费。

(三)hold住场面的沟通能力

FTO分析是用产品的技术方案与专利的权利要求进行比对,权利要求是写在专利文件里了,但产品的技术方案在哪里?在产品上。但是,产品是不会对你说话的,你要自己去看。产品身高八百米,腰围也是八百米,作为专利律师,你怎么办?给你图纸看,你看得懂吗?绝对看不懂,完全看不懂,百分百看不懂。

所以,产品的技术方案的载体,只能是做这个产品的工程师。让工程师现场即时口述技术方案,由专利律师即时记录,并判断是否侵权。这个过程,堪称炼狱,技术理解要快,专利理解要快,还要hold住工程师,别被工程师带偏了。如果专利律师本身的精神力不够强大,你都不知道工程师在说什么。尤其是,工程师有一种根深蒂固的倾向,认为自己不侵权,总是有意无意地忽略侵权的技术特征,强调一些对于侵权判断毫无关系的技术内容,把专利律师往坑里带。

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作者:李银惠

来源:

1)微信公众号:专利神教掌门李银惠

2)李银惠专利战略网:www.patent5.com

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三、FTO的操作过程

这才进入正题,正题的篇幅只占五分之一。

步骤一:检索

这一步主要是确定检索关键词是什么,是技术关键词,还是分类号,还是权利人,还是产品名称。

这一步决定了能够落入分析范围的专利是什么。例如第(1)种客户,进入的新行业是柔性显示器,可弯曲的那种。第一件事是先把已经知道的,已经在研究柔性显示屏的公司名称都列出来,让客户的工程师去列出全部名称。然后,根据这些公司现有的专利申请,阅读后获得分类号以及技术关键词的信息,还有专利主题名称的一些启示。最后再根据获得的分类号、技术关键词、专利主题名称都信息再检索一遍,看看重合度,最终再确认用什么样的检索词能够一网打尽全部专利。

步骤二:粗晒

把一网打尽的全部专利,进行第一轮筛选,这一轮筛选是比较粗犷的,相对简单。剔除条件是,(1)失效的当然剔除,(2)技术领域、主题名称明显不符合的剔除,(3)其他不相关的剔除,例如技术思路与已知的客户技术方向完全不是一回事的,可以直接剔除。

实际上,粗晒也是要一篇一篇专利看的,只不过不用看完全文,只是看完背景技术、摘要与摘要附图、权利要求1,就差不多了。

步骤三:精晒

这一步是真正的精华,就是专利人员与技术人员面对面,看着每件粗晒后的专利的权利要求,让技术人员说出自己公司的技术方案是什么样子,由专利人员确定是否落入眼前在读的权利要求的保护范围。

专利人员需要实时记录技术人员说的技术方案,并且要实时记录为何侵权与为何不侵权的判断,如果不现场记,事后绝对马上忘记。

专利侵权判定是不确定性很强的工作,为了稳妥起见,我一般这样操作。绝对不侵权的专利,就是仔细分析之后,权利要求1从头到尾没有几个特征是符合的,这种当然不侵权概率非常高,可以标记为3级专利。侵权成立的概率非常高的专利,产品的技术方案与权利要求1的大部分内容相同,这种几乎一定是侵权的,可以标记为1级专利。剩下的,要么是技术人员没讲清楚技术方案,较难判断是否侵权,要么是专利质量写的不好,某些技术特征搞不清楚,这种模棱两可的专利,标记为2级专利,我认为应当算作侵权,因为FTO分析一定要增加安全系数,这种专利也需要提醒给客户。

步骤四:报告

就是把上述几个步骤的过程写下来,形成可追溯的文字记载,同时也附上所有的检索过程文件。对于老板来说,最终只看一句话:有几件专利有风险,专利号是多少。

最终产品是给客户提供一个《专利风险分析报告》,其中能够给客户明确,在哪些国家,哪些公司,哪些专利中,我们肯定不会涉及到侵权的问题。但在封面上应该强调,这个分析报告的结论并非永恒不变。因为,第一,只对客户公司给我提供的技术信息负责,如果客户修改了产品的技术方案,就有可能落入某个专利的保护范围。第二,竞争对手可能申请新的专利。

四、结论

FTO分析报告,怎么收费?这个很难确定。因为,你无法预料会检索到多少专利,你甚至都不知道,最终的结论到底是有风险,还是没有风险,这要做完了整个分析才能知道。而且,我总是很不好意思地,假如我做完了整个报告,发现完全没有风险,我会觉得工作没做好,客户什么也没得到。如果最终报告是有几十篇专利的侵权风险,我也会不好意思,感觉我工作没做好,客户风险也太大了。最完美的报告是,风险专利在10个以内,既表示我工作做得好,而且客户风险看起来也不多。此时再顺理成章收个规避设计的费用,简直完美。

FTO分析报告,当然是按照工作量收费,检索、粗晒、报告,这三个步骤的工作量相对固定,可以固定收费。精筛的工作量,依赖于粗晒的结果,粗晒剩下的专利越多,当然工作量越大,所以精筛可以按件收费。

 

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