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专利侵权抗辩中的“合法来源”、“权利用尽”和“买卖不破租赁”

发表于2023年3月29日;阅读 5 次

专利侵权诉讼,我代理被告,一案三辩,我提了三个抗辩理由。从法律上来说,一个抗辩理由能成功就够了,从生命上来说(法律的生命在于经验,而不在于逻辑),能提几个理由就提几个理由,只提一个理由基本上是在找死。

一、行政侵权案件
这个案件其实案情不复杂,法律关系也不,但是很有意思,就跟偶像剧三角恋一样的互相撕扯。我按照我接触这个案子的过程来讲,不按照整个故事的时间顺序讲。
第一次见到被告的时候,他说在地方知识产权局被请求查处外观设计和实用新型专利侵权,他是在专利权人处买到的被诉产品,在网店上转卖出去。专利权人却突然把专利权转让给了另外一个人,也就是传说中的原告。原告在地方知识产权局投诉了被告,被告很爱学习,既学习了司法考试,也学习了专利代理人考试,自己觉得不侵权啊,所以亲自迎战,,参加了地方知识产权局的口头审理。
被告提供了采购记录以及原先的专利权人在采购的时候一起给被告的“专利许可声明”。但是惊奇的是,被告在地方知识产权局的诉讼中败诉了,被要求停止销售。
这时问题就来了,被告在什么情况下,应该被判定侵权?地方知识产权局的行政决定,是否有误?
被告第一次从原专利权人处采购时,签订了“专利许可声明”。但被投诉侵权的这次公证取证的产品,是在原专利权人已经转让专利之后,被告才从原专利权人处采购到的产品。于是,被告在此次被诉行为中的被诉产品,来源实际上就不算是从专利权人处采购了,而是从不相关的第三方处采购。被诉侵权的这次采购时,原专利权人已经没有专利权了,所以只能算是不相关的第三方,或者叫侵权产品的生产商。这种情况是可以算作“合法来源”抗辩的。而“合法来源抗辩”仍然算作侵权的,只是不承担侵权责任。
所以,我惊奇地发现,地方知识产权局的行政决定竟然完全没毛病,确实应该停止侵权,禁止继续销售,但不承担侵权责任,所以不用赔偿。
二、法院起诉侵权案件
如果原告收敛并且收手,被告也无所谓,因为该款产品也谈不上爆款,不卖就不卖吧。但是原告在法院起诉被告专利侵权,并且在起诉之后,还变更诉讼请求,还增加了赔偿额。这属于典型的在十八大以后还不收敛,不收手,必须发现一起,查处一起。所以被告才找到我。
一开始我是莫名其妙的,这种典型的合法来源抗辩,不承担侵权责任,原告的律师应该不至于不懂专利法吧。我听被告说,同行业很多企业一起被起诉了,很多企业提前给个几万块钱就和解了,这属于典型的律师批量风险代理,赚取的赔偿额基本上都是分给律师的。被告说,你要是搞别人也就算了,但是搞到我头上就有点奇怪了,因为被告是从原专利权人那里买到的被诉产品。
实际上,原专利权人也是原告的供应商,并且原专利权人负责国内市场,原告负责国外市场,各自分工不同而已。原告起诉原专利权人的客户,这属于自己打,所以原专利权人才会非常积极地配合被告,提供一切采购手续文件,以及配合提供专利权许可声明这些东西,甚至原专利权人的法定代表人手写了证人证言,描述了整个事情的来龙去脉。原权利人和原告,这两个真的是相爱相杀,斗而不破。
做诉讼案件的代理律师的基本原则是狮子搏兔,亦用全力。虽然案情不复杂,法律关系也不复杂,我还是要求被告带我去了原专利权人的工厂,与原专利权人的法人现场聊了半天,这个老板是我见到的所有老板里面最儒雅的一个,之前做过老师,态度极为和善,简直是有求必应,我在现场提要求,检索到了更多的在先采购记录,也就是在专利转让之前的采购记录。还有,重新出具了在律师审视下的法定代表人的证人证言,把各种过程讲得更清楚精确一些。同样一件事,口头上随便讲讲与拿到法官和律师面前作证据使用的证人证言,起码在形式上和逻辑上,要更符合法律要求。
由此,我仔细地分析了该案件中的法律关系,突然有了另外一个想法,这里面的“专利许可声明”是很关键的一个东西,民法上的买卖不破租赁是司法考试中最基本的考点。《中华人民共和国民法典》第七百二十五条:租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的,不影响租赁合同的效力。就是说,如果你是租客,租期是这一年。房东如果在租期中间把房子卖给了其他人做新的房东,在租约没有到期之前,新的房东是不可以要求租客搬走的。
同样道理,本案中原专利权人签署的”专利许可声明”,是在整个专利有效期内都允许被告销售被诉产品的。在专利权被转让给新的专利权人(也就是原告)之后,原告实际上没有权利要求被告禁止销售的,这是民法基本原则的买卖不破租赁原则在专利许可和转让方面的映射。但是呢,民法毕竟不能靠类推,725条毕竟不直接适用于专利许可。所以,我感觉这种法理在知识产权方面应该也有类似的规定才对。
找同行求助,闵老师给我发来了一条,根据最高法技术合同纠纷解释2020年修正24条,让与人与受让人订立的专利权、专利申请权转让合同,不影响在合同成立前让与人与他人订立的相关专利实施许可合同或者技术秘密转让合同的效力。果然,我的直觉是正确的,这一条跟民法典725条基本完全相同。所以,我已经有确定的把握,这个案子应该是被告不侵权。
三、结案
法院庭审的时候,我就说了这三种抗辩。我说,第一:根据合法来源抗辩,被告在主观上是从专利权人处购买侵权产品,原专利权人在专利转让后没有告知过被告,被告一直以为自己是在专利权人处采购产品,所以在主观上肯定是没有侵权的故意。在客观上,被告确实有采购清单以及付款记录,通过正常商业途径购买。所以,合法来源抗辩是没有问题的。第二:根据权利用尽抗辩,被告在采购被诉产品的时候,原专利权人还依然享有专利权,从专利权人处购买产品再转卖出去,是典型的权利用尽,不算侵权。第三:根据技术合同纠纷解释,买卖不破租赁,我说被告不仅仅此次被诉案件中不构成侵权,而且被告以后继续销售被诉侵权的产品,也不构成侵权。
我觉得,一个真正优秀的判决书,应该把该查的事实都讲清楚;把原告和被告提出的所有理由和证据,都做出评判;把被告提出的所有抗辩理由,正确还是不正确,是否有所疏漏,都评价准确。然而,判决中被告固然是胜诉了,但仅仅是合法来源抗辩而已,别的抗辩理由没有做出评价。
我又想了想,也觉得法院的判决没毛病,因为法院确实不能直接给被告一个认定,说买卖不破租赁是成立的,以后被告还可以继续销售该款产品。因为我们是被告,在此案中,只能去洗清被告是否侵权的责任,而不能给出以后被告是否可以继续销售的判断。如果被告想要继续卖,应该是有两条途径。要么是直接继续卖,等专利权人再次起诉的时候,再谈买卖不破租赁的事。或者,提起确认不侵权之诉,但在此之前需要主动先发制人,个律师函给专利权人,挑逗他一下,如果专利权人不起诉,再主动提起确认不侵权之诉。但很明显,该款产品不是爆款,不值得被告主动搞事情,所以就此结案。
值得一提的是,原告在庭审中还说被告作伪证,说被告在诉讼中提交的这些证据,与之前在地方知识产权局的行政查处案件中提供的证据不一样,所以涉嫌提供伪证。法官还特意让我写一段代理意见,书面提交给法院。我说,你要说伪证,得先说说到底哪里伪了?①公章是假的吗?公章是我看着原专利权人的法定代表人拿着公章盖的。②你是说证人证言的内容是假的吗?只是内容比行政纠纷的更详细和更丰富了,而不是相互矛盾和冲突,所以其内容的待证事实并无问题。③而各种采购记录,只是之前行政纠纷的时候没有找到而已,现在补充过来,并不是伪造出来的,因为对应每次采购的汇款记录是不可能假的。
四、结论
案件是结了,但法理上我觉得意犹未尽。被告是否可以继续销售该款被诉产品呢?
一方面要看原专利权人出具给被告的“专利许可声明”到底写了什么,另一方面要看技术合同纠纷解释的法理。“专利许可声明”的内容大致是,被告从原专利权人这里采购该款产品的名称和型号,涉案专利的专利号码和名称,原专利权人将该专利的许诺销售和销售的权利许可给被告,并且允许被告将许诺销售和销售的权利转授权给其他方。因为网络销售也是分级的,生产商给经销商,经销商还会卖给其他经销商,所以转许可是很有必要的,所以你经常会看到同一个产品在网上有很多个店一起卖。
从时间点上可以将被告的采购行为分为四个阶段。
第一个阶段,专利授权到专利转让之间,被告从原专利权人处采购的被诉产品,之后一直可以卖,即便是专利转让之后,被告也可以合法销售。因为这批被诉产品,应该是妥妥的权利用抗辩成立。
第二个阶段,专利转让之后到被告收到行政侵权纠纷案件通知之间,被告从原专利权人处采购的被诉产品,应该适用于合法来源抗辩,因为在行政侵权纠纷案件之前,被告都不知道专利权已经被转让了,所以被告通过正常商业途径购买的被诉产品,在主观和客观上,都满足合法来源抗辩的条件,被告的许诺销售和销售行为,不承担赔偿责任。被告在第二阶段采购的产品,并同时在第二阶段内卖出的产品,肯定符合合法来源抗辩。
但在第二阶段采购的产品,在第二阶段没有卖出,是在收到行政侵权纠纷案件通知之后才卖出的产品,是否构成侵权呢?实际案情中,被告在收到行政侵权纠纷案件后,就已经不再销售,把被诉产品都退还给原专利权人了。但在法理上模拟案情,在第二阶段内采购,在第二阶段后销售,算不算侵权?司法解释关于合法来源的规定,要求是许诺销售和销售行为发生时,不知道被诉产品是侵权产品,而不是看采购时是否知道被诉产品是不是侵权产品。所以这种模拟案情的情况下,可能不适用合法来源抗辩。但这个也说不准,因为被行政侵权投诉,不等同于知道被诉产品是侵权产品。
第三个阶段,从被告收到行政侵权纠纷案件通知,到行政侵权案件作出侵权认定的决定。如果被告在专利转让之后,从原专利权人处采购的被诉产品,在行政侵权纠纷案件做出侵权认定的决定之后,才销售出去。被告的行为,是否依然符合合法来源抗辩?从合法来源的字面意义上看,这种肯定是不适用于合法来源抗辩了,因为销售的时候,明确知道自己销售的是侵权产品。
我觉得这个阶段,即便是不符合合法来源抗辩,至少也符合技术合同纠纷解释的“买卖不破租赁”的条款,以该条款的规定,以及原专利权人单方出具的“专利许可声明”,只要被告是在第二阶段购买到的被诉产品,之后是可以一直销售而不构成侵权的。但如果不是从原专利权人采购的产品,而是从其他不相关的生产商采购到同款产品,再销售,那就应该不适用原专利权人做出的“专利许可声明”。因为本案中的“专利许可声明”有个默认前提,是从原专利权人处采购到的产品,才适可以进行许诺销售和销售。因为这种“专利许可声明”毕竟不同于正常的“专利许可合同”。
第四个阶段,从行政侵权纠纷案件做出侵权决定,到专利权到期。如果被告在这个阶段内,从原专利权人处购买被诉产品再卖出,是否构成侵权?是否符合“买卖不租赁”的条款?首先可以确认的是这个阶段的采购和销售行为,肯定不适用“权利用”和“合法来源”。其次,理论上说,这个时候原专利权人的生产和销售行为实际上已经侵犯了原告的专利权,是可以当被告的,但鉴于原专利权人与原告之间的商业合作关系,原告根本就不可能起诉原专利权人。

这个时候,按照“买卖不破租赁”的条款,竟然会出现了一个侵权悖论?原专利权人的生产和销售行为理论上是侵权的,但被告从原专利权人处采购产品再销售出去,竟然不侵权,因为被告依法享受“专利许可声明”规定的许诺销售和销售专利产品的权利。其实也不是悖论,这种情况,应该不适合买卖不破租赁条款,被告从原专利权人采购产品再销售出去,应该算是侵权的。因为“买卖不破租赁”的前提是租客转而向新房东正常缴纳房租,所以被告可以从新专利权人处采购产品,支付合理对价,就可以正常销售。但从原专利权人处采购产品,价款支付给原专利权人,而不是支付给新专利权人,这就相当于没有给新房东支付房租,新房东应该可以把租客赶走。

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