首页 > 专利战略, 专利规避, 侵权诉讼 > 专利禁忌魔法之“确权”化“侵权”(规避设计的必用大招)

专利禁忌魔法之“确权”化“侵权”(规避设计的必用大招)

发表于2023年4月12日;阅读 5 次

一、前言

这个招数是日常使用很多的招数,在很多专利侵权判决书中可以看到痕迹。实际上,专利权人会在不自觉中使用这个招数,我不讲也有很多人用,只是没人写文章总结。

确权就是无效宣告程序或者专利权评价报告,侵权就是法院或地方知识产权局受理的侵权诉讼。“确权”化“侵权”,就是把确权程序中认定的一些结论,转用在侵权判断程序中。

更具体地说,甲方有在先专利A,乙方针对竞争对手甲方的在先专利A做了规避设计,然后把规避设计之后的技术方案B,申请了专利B,也就是乙方公开销售的商品B。乙方被在先专利A的专利权人甲方起诉,商品B侵犯专利A的专利权,乙方可以主动使用专利A作为对比文件,提自己的专利B的无效(这也是类似于专利回炉的意思),然后在无效审查决定中,专利A作为对比文件不能无效掉专利B时,就意味着专利B与专利A相比,具有专利性(实用新型和发明的创造性,或外观设计的明显区别)。那么,在专利B相对于专利A具有专利性的前提下,与专利B一模一样的被诉侵权产品B,自然也就不侵犯专利A的专利权。这就叫,确权程序中认定的区别,可以用于证明在侵权程序中也有区别,从而不侵权。

当然也可以对专利B提出专利权评价报告(对于实用新型和外观设计来说),如果国家知识产权局检索到专利A作为专利B的最接近的现有技术的前提下,依然判定专利B不存在不该授予专利权的缺陷,还在评价部分详细阐述专利B与专利A之间的区别,那么这个专利B有创造性的专利权评价报告,就很适合在侵权程序中作为不侵权抗辩的一种依据。只不过是,专利B的专利权评价报告中,国家知识产权局不一定会采用专利A作为对比文件,但采用专利A的概率很高。因为如果专利B就是瞄着专利A去做规避设计的话,多半与专利A是很像的,区别仅仅是一点点,专利B的专利权评价报告中检索到专利A是大概率事件。

二、支持这种方法的理论

如果同时具有专利无效宣告实务经验,以及专利侵权诉讼实务经验,就会比较容易发现,其实侵权判断与确权判断的方式,本质上是一模一样的,无非就是“大家来找茬”的游戏,找到两幅画之间的五个区别。我前一篇文章《论专利的不确定性》里明确阐述,确权程序中的新颖性判断,就约等于是侵权判断中的全面覆盖原则,确权程序中的创造性判断,就约等于是侵权判断中的等同原则。确权程序与侵权程序的不同仅仅是,确权程序一般来说是两个专利之间的“大家来找茬”的游戏;侵权程序一般来说是一个产品实物与专利文本之间的“大家来找茬”的游戏。

画个图就更容易理解。

 

如果乙方要规避设计甲方的专利A时,设计出了方案B,申请了专利B,做出了产品B。那么,产品B是否侵犯了专利A的专利权?如果乙方申请了在后的专利B,然后无效宣告请求或专利权评价报告中都将专利A作为专利B的最接近的对比文件,并且明确阐述了专利B与专利A具有区别技术特征是“带有圆角的长方形”,而这个区别技术特征对于整体视觉效果具有显著影响,所以专利B相对于专利A应当维持专利权有效。这实际上就是国家知识产权局帮助法院做出了区别特征的判断,既然专利B相对于专利A的区别是有显著影响的,那么产品B相对于专利A的也具有区别特征“带有圆角的长方形”,产品B与专利A自然也是不构成近似的,当然就不侵权。

专利确权判断和专利侵权判断,说白了也没什么复杂的,搞那么多理论和司法解释,归根结底也就是三个字“像不像”。如果专利B与专利A很像,那么专利B就不符合授予专利权的条件。如果产品B与专利A很像,那么产品B就落入专利A的保护范围,构成侵权。所以,在专利B与产品B长得一模一样的情况下,国家知识产权局的确权判断中认定专利B与专利A不像的话,那就意味着产品B与专利A也不像,所以产品B也不侵权。这就是我所说的“确权”化“侵权”的意思。

三、不支持这种方法的理论

这种确权化侵权的方法,表面看起来可以用,但很多时候也不能用。主要就是确权判断的标准与侵权判断的标准,当然在事实层面还是不一样的,它们只是看起来形式相同。直指本质地说,我个人觉得,确权判断中更容易判定为“比较像”,侵权判断中更容易判断为“不太像”。

翻译为人话就是,作为专利权人是两头吃亏的,在确权程序中是更容易不授权,在侵权程序中是更容易不侵权。

事实上是,专利制度的司法实践上一直是倾向于打击专利权,放任侵权的,这是整个国家在政治经济上的综合考虑,没什么对错之分。

由此可知,规避设计方案B的创造性要求是比较高的,而被起诉侵权的产品其实不需要达到相对于专利A具有创造性的高度的时候,也是可以被判定为不侵权的。举个例子来说,A的权利要求范围是35-55%,被诉侵权产品B的范围是65%的话,在侵权判定中,产品B多半是不侵权的,即便是B相对于A只有这区区一个细微差异。但如果要想把技术方案B的数值范围65%,申请专利并获得确权程序承认创造性,多半是不可能的。也就是说,现有技术A35-55%,你的申请B没有其他区别技术特征,只有65%这一个区别技术特征,申请B在确权程序中大概率轻飘飘死掉,留不下一片云彩。

四、外观设计专利更顶用,发明和实用新型比较难操作

“确权”化“侵权”的方法,特别适用于外观设计专利的规避设计。甚至可以说,只要是想要规避一件外观设计专利,我建议你一定要走这条路,做个“确权”化“侵权”,也就是一定要把你在后规避设计的方案,重新申请一个外观设计方案。至于要不要做专利权评价报告,要不要自己提自己一个无效宣告,那倒不着急,等在先专利权人来告你侵权的时候,再去操作也不迟晚。

但根据前面第三点的理论可知,在后权利人也有一定概率“搬起石头砸自己的脚”。万一规避设计的B方案,被无效宣告或者评价报告中认定为B专利相对于在先A专利,不具有明显区别,不符合授予外观设计专利权的条件,那你就倒霉了。这种评价反而会被专利A的权利人作为侵权的证据使用。怎么办好呢?不要提无效宣告,不要做国家知识产权局的专利权评价报告,因为这两个东西都是公开的。建议偷偷找国家专利检索咨询中心做检索报告,费用高一倍,时间减少大半,而且检索报告不公开。对自己有利就拿给法院,对自己不利就当他不存在。

严格意义上说,这种操作方式对于发明和实用新型也是好使的。当你要规避发明和实用新型专利权的时候,你根据在先专利A的保护范围所研究出来的规避设计方案B,根据专利代理师的初步判断也有一定的创造性,至少可以申请实用新型,说不定也可以申请发明专利,那我建议你尽量要申请。规避设计我做得多了,基本上都会如此建议。

但麻烦之处在于,申请专利B,尽量要专利B可以授权;与使用专利B的创造性判断,作为产品B不构成侵权的抗辩依据,这是两个有所相似,但又有所不同的努力方向。专利代理师撰写专利B的时候,第一优选的方向是使专利B可以获得授权,次选的方案是尽量扩大保护范围。这也可以理解,毕竟是授权了才有保护范围,连授权都没有,谈个毛线的保护范围。所以就会导致,专利B的技术方案,与产品B的技术方案,并不一定完全相同,这与外观设计的确权、侵权判断过程,不是一回事。

关于发明和实用新型该如何“确权”化“侵权”,这可以成为一个研究课题。但就此文章而言,到此为止。只要你理解这种思路,自己就能想出来操作方案。可惜,这不是专利代理师或专利律师自己能搞定的工作,因为这是需要专利权人配合的。

本文的评论功能被关闭了.
备案号: 粤ICP备12037579号-1